Być może jako przedsiębiorca rozważasz zakup rozwiązania technologicznego, za sprawą którego Twoja firma będzie bardziej innowacyjna. Prawnym narzędziem dającym gwarancję nabycia innowacji są umowy. Tu pojawia się wiele trudności. Przeczytaj wywiad z ekspertem, który pomoże rozwiać wątpliwości oraz zapobiegnie podpisaniu źle skonstruowanej umowy.
Trudności przedsiębiorców
Dawcy i biorcy technologii muszą przede wszystkim prawnie zabezpieczyć sprzedaż i zakup danej innowacji. Przedsiębiorcy codziennie podpisują różnego rodzaju umowy, jednak umowy transferu technologii wymagają szczególnej uwagi. Aleksandra Pióro, Radca Prawny oraz Partner Zarządzający IP Legal Business & Tax Adwokaci i Radcowie Prawni, a także trener Akademii Komercjalizacji INVESTIN, podkreśla już na początku rozmowy, że nie istnieje prawna definicja umowy transferu technologii. Termin ten stanowi pewne uproszczenie obejmujące umowy, które mają najczęściej charakter mieszany. Zawierają elementy charakterystyczne dla np. umowy zlecenia, umowy o dzieło, umowy sprzedaży czy umowy licencji. Mecenas Pióro wyjaśnia, że umowa transferu technologii standardowo dotyczy przekazania przez dany podmiot praw do technologii drugiemu podmiotowi lub podmiotom w określonym celu (np. skomercjalizowania technologii).
– Bardzo często dotyczy to sytuacji, kiedy dane rozwiązanie zostaje przekazane lub udostępnione przez jednostkę naukową lub instytut badawczy, drugiemu podmiotowi gospodarczemu, na przykład sp. z o.o. Transfer technologii odbywa się także między wyłącznie podmiotami gospodarczymi czy dwoma podmiotami naukowymi – wskazuje radca prawny.
Przedsiębiorcy spotykają się z wieloma trudnościami przy zawieraniu umów transferu technologii. Ekspert tłumaczy, że wiele zależy od tego, czy dany podmiot jest dawcą czy biorcą technologii. Dawca produktu ma inną perspektywę niż jego biorca. Przedsiębiorcy sygnalizują większe trudności kontraktując z podmiotami publicznymi, niż z podmiotami gospodarczymi. Natura prawna podmiotów publicznoprawnych, a co za tym idzie zasady ich działania, bywają mało czytelne dla przedsiębiorców. To może wzbudzać pewien brak zaufania w procesie negocjacji czy kontraktowania.
Najwięcej kłopotów sprawia przedsiębiorcom tematyka własności intelektualnej. Ponadto dochodzi kwestia oznakowania stron umowy, praw autorskich, praw zależnych oraz pól eksploatacji. Na co zwrócić szczególną uwagę przed podpisaniem umowy? Na szczegółowe pytania odpowiada radca prawny Aleksandra Pióro.
Redakcja portalu Sieć Otwartych Innowacji: Dlaczego oznaczanie stron umowy jest ważne?
Aleksandra Pióro: Oznaczenie stron umowy pełni funkcję nie tylko identyfikacyjną. W przypadku nieprawidłowego opisania stron umowy może dojść do określonych skutków prawnych, z nieważnością umowy włącznie. W każdym wypadku należy upewnić się, jaka jest forma prawna naszego kontrahenta i kto może go reprezentować.
Przykładowo potocznie wiele osób twierdzi, że zawarło umowę ze spółką cywilną. Z prawnego punktu widzenia doszło do zawarcia umowy ze wspólnikami spółki cywilnej. Sama spółka cywilna nie jest bowiem osobą prawną, a jedynie umową miedzy wspólnikami. Opisując w komparycji umowy stronę, należy wskazać wspólników spółki zaznaczając, że działają oni jako wspólnicy spółki cywilnej. Podobna sytuacja dotyczy konsorcjum, które również jest umową. Opisując je w komparycji jako podmiot zawierający umowę, należy podać członków konsorcjum.
W każdym przypadku należy prawidłowo opisywać strony umowy i sprawdzać, czy są należycie reprezentowane aby mieć pewność, że zawierana umowa będzie ważna i skuteczna.
SOI: Kolejnym wspomnianym wcześniej obszarem budzącym wątpliwości jest własność intelektualna. Dlaczego prawa autorskie są istotne w umowach transferu technologii i trzeba zwracać na nie szczególną uwagę?
Aleksandra Pióro, radca prawny oraz partner zarządzający IP Legal Business & Tax Adwokaci i Radcowie Prawni, trener Akademii Komercjalizacji INVESTIN
"Szeroko pojęta własność intelektualna jest kluczowym zagadnieniem w procesie komercjalizacji, generującym wiele pytań i trudności. W umowach transferu przenosimy lub udostępniamy prawa do własności przemysłowej, know-how i prawa autorskie. W przypadku praw autorskich temat jest trudny dla uczestników obrotu z uwagi na pewien dualizm, to znaczy istnienia praw autorskich majątkowych i praw autorskich osobistych."
Autorskie prawa majątkowe to prawa do korzystania i eksploatacji utworu m.in. czerpania z tego zysków. Funkcjonują w obrocie prawnym jak inne prawa majątkowe – mogą być zbywane czy dziedziczone. Twórca może przenieść swoje majątkowe prawa do utworu lub udzielić do niego licencji.
Inaczej jest przy autorskich prawach osobistych. Prawa te chronią wieź twórcy z jego utworem, przy czym prawa te są niezbywalne, nie mogą być przedmiotem obrotu prawnego. To oznacza, że pomimo przeniesienia autorskich praw majątkowych do danego utworu na osobę trzecią, twórca nadal może wykonywać swoje prawa osobiste, np. domagać się oznaczenia utworu jego imieniem i nazwiskiem. Przykładowo osoba fizyczna -podwykonawca spółki realizującej projekt B+R – przenosi prawa autorskie majątkowe do wyników badań naukowych na tę spółkę. Spółka nabywa je, może udzielać licencji do nich, jednak prawa osobiste zostają przy twórcy – podwykonawcy. Wobec tego może on domagać się, aby wyniki badań były zawsze oznaczone jego imieniem i nazwiskiem. W świecie gospodarczym może być to dość kłopotliwe, zwłaszcza, kiedy mamy do czynienia z wieloma autorami wspólnego utworu. Rozwiązaniem, które podsunęła praktyka, jest wprowadzenie zapisu do umowy, na podstawie którego autor zrzeka się wykonywania osobistych praw autorskich. Warto o tym pamiętać przy redagowaniu umowy, szczególnie jeśli jest się podmiotem, który z danego utworu będzie korzystał.
SOI: Pojawia się też zagadnienie praw zależnych. Czym są i jak je regulować?
AP: Prawa zależne to adaptacja, opracowanie cudzego utworu, przy czym utworem może być np. produkt lub technologia. Istotę prawa zależnego można wyjaśnić na prostym przykładzie: angielski pisarz napisał książkę, a tłumacz przełożył ją na język polski. Wersja polska książki (tłumaczenie) także jest utworem, ale takim, którego powstanie było możliwe, ponieważ wcześniej zaistniał pierwszy utwór. W efekcie mamy dwa utwory: pierwotny i wtórny. Zgodnie z przepisami ustawy można stworzyć utwór zależny od pierwotnego, ale żeby z niego korzystać – a więc np. wydać polską wersję wspomnianej książki – potrzebna jest zgoda właściciela pierwotnego produktu, czyli w tym przypadku – autora książki w j. angielskim. Zasada dotyczy wszystkich utworów, także tych funkcjonujących w świecie technologii czy komercjalizacji w ogóle. Jeśli jest się podmiotem nabywającym prawa autorskie lub licencję należy zadbać w umowie, aby poza samym nabyciem praw lub licencji uzyskać zgodę na swobodne korzystanie z opracowań, w tym w celach komercyjnych.
SOI: Czy musimy wskazywać w umowie w jaki sposób będzie opracowywany utwór?
AP: Nie ma wprost takiego wymogu w ustawie, aby tak jak w przypadku przeniesienia praw autorskich lub udzielania licencji, wymieniać pola eksploatacji regulując kwestię udzielenia zgody na wykonywanie i korzystanie z praw zależnych. Za skuteczny uważa się zapis, zgodnie z którym twórca zezwala nabywcy na wykonywanie i swobodne korzystanie z praw zależnych bez wskazywania, w jaki sposób to korzystanie ma się odbywać (a więc na jakich polach eksploatacji). W praktyce widuję umowy, w których strony wolą tę kwestię precyzyjniej uregulować i wówczas zapisują w umowie, na czym to korzystanie z praw zależnych ma polegać. Dotyczy to w szczególności transferu praw dotyczących oprogramowania, nawet drobna zmiana w kodzie może stanowić naruszenie pól eksploatacji. Zgoda może być udzielona bez ograniczenia czasowego lub na określony czas – w zależności od woli stron umowy.
SOI: Czym są pola eksploatacji – dlaczego są ważne, do czego służą?
AP: Pola eksploatacji to jeden z kluczowych terminów prawa autorskiego – jeśli nie najważniejszy. W uproszczeniu można powiedzieć, że jest to obszar czy sposób, w jaki można korzystać z utworu. Dawca i biorca technologii, która spełnia wymogi utworu w rozumieniu prawnym, muszą zawsze wskazać pola eksploatacji w umowie, jeśli planowane jest przeniesienie prawa autorskiego. Ustawa wymaga, i to pod rygorem nieważności, aby umowa przenosząca autorskie prawa majątkowe była zawarta w formie pisemnej oraz zawierała pola eksploatacji.
Pole eksploatacji to np. publikacja w Internecie, powielanie utworu określoną techniką, kopiowanie, udostępnianie we wskazany sposób. Wraz z rozwojem technologii powstają nowe pola eksploatacji, nie ma zatem zamkniętego katalogu tych pól – również w ustawie. Ustawa mówi jednak o tym, że pola eksploatacji należy wyraźnie wskazać, co oznacza, że nie wystarczą ogólne zapisy w umowie o „wszystkich polach eksploatacji”. Nie wystarczy również samo przywołanie w umowie art. 50 ustawy o prawie autorskim i o prawach pokrewnych, który wymienia wprawdzie pola eksploatacji, ale bardzo ogólnie i niewyczerpująco. Należy także pamiętać, że umowa może dotyczyć wyłącznie tych pól eksploatacji, które istnieją w chwili jej zawierania. Nie możemy np. przenieść praw autorskich na pola eksploatacji, które nie istnieją teraz, a powstaną w przyszłości. Co zrobić zatem z polami, które pojawiają się po podpisaniu umowy? Jedynym rozwiązaniem jest wprowadzenie do umowy odpowiedniego zapisu, przewidującego zobowiązanie stron w przypadku powstania nowych pól eksploatacji. Strony mogą postanowić i zapisać w umowie, że w takiej sytuacji zbywca zobowiązany będzie do przeniesienia praw autorskich na nowych polach eksploatacji i określonych warunkach. Tego rodzaju zapis nie budzi zastrzeżeń. Reasumując, w każdym przypadku należy opisać pola eksploatacji, czyli sposób w jaki będzie eksploatowany dany utwór. Im mniej precyzyjne zapisy tym większe ryzyko sporu, co do zakresu umowy oraz jej warunków prawnych i finansowych.
SOI: Mając na uwadze powyższe 4 obszary, o czym musi jeszcze pamiętać dawca i biorca technologii?
AP: Niezwykle istotnym zagadnieniem związanym z procesem komercjalizacji i własnością intelektualną jest także tajemnica przedsiębiorstwa, której ochronę należy zapewnić wszystkim podmiotom partycypującym w procesie na każdym jego etapie. Aby zrealizować projekt np. skomercjalizować technologię, podmioty będą przekazywać sobie wiele informacji, danych i materiałów na potrzeby wykonania wspólnego przedsięwzięcia. Tego typu informacje często stanowią znaczny, a czasem nawet niemal wyłączny zasób ekonomiczny i prawny danego podmiotu oraz stanowią o jego pozycji rynkowej. Obie strony umowy powinny zwrócić uwagę na to, aby poprzez wprowadzenie odpowiednich regulacji zminimalizować ryzyko, że dane te zostaną wykorzystane w innym celu niż wspólnie realizowany projekt. W przypadku wykorzystania tych danych w innym celu niż wskazane w umowie, np. przekazania ich osobom trzecim, może dojść do niemożliwości realizacji planowanego projektu jeśli np. konkurencyjny podmiot wykorzysta takie dane na potrzeby stworzenia podobnego produktu. Zapisy dotyczące tajemnicy przedsiębiorstwa i poufności znajdują się zarówno w umowach dotyczących procesu komercjalizacji np. w umowie transferu technologii albo w odrębnych umowach tzw. NDA (non-disclosure agreement – umowach o zachowaniu poufności).
Umowy transferu technologii – diabeł tkwi we własności intelektualnej
Oznaczenie stron umowy, prawa autorskie, prawa zależne oraz pola eksploatacji – to najważniejsze elementy umowy transferu technologii. Bez ich prawidłowego wskazania w umowie nie dojdzie do pełnego przekazania praw do danej innowacji. Mecenas Aleksandra Pióro wskazuje, że mając na uwadze opisane wyżej obszary, dawcy i biorcy technologii powinni zachować szczególną ostrożność w kwestii własności intelektualnej. –Przedmiotem takich umów jest własność intelektualna – a ta pochodzi jako wytwór umysłu ludzkiego od człowieka. Żeby osoba prawna mogła rozporządzić własnością intelektualną swoich współpracowników, pracowników czy podwykonawców – najpierw sama musi ją skutecznie nabyć. Z kolei biorca technologii musi sprawdzić, czy dawca, który jest osobą prawną, zadbał o to, czy skutecznie nabył to, czym zamierza dysponować na rzecz biorcy. Zawsze uczulam na to podmioty biorące udział w komercjalizacji – konstatuje radca prawny.
